【案例概要】涉外定牌加工商标侵权纠纷案例裁判规则汇总（八则）

  “百一杯”2020知识产权案例概要（裁判规则）撰写比赛正式拉开序幕，上大知协、法务收藏家、上海知识产权、百一知识产权将四“弹”齐发，同步发布参赛的案例概要作品。敬请关注。

  第十八组的参赛作品是同济大学法学院2017级本科生刘畅、张冰若两位同学共同完成，归纳总结了八个涉及涉外定牌加工商标侵权纠纷的案例。

  〖提示〗在中国经核准注册的商标，就在国家商标局核定使用的商品范围内受到保护，任何人未经许可不得侵害其注册商标专用权。

  原告：美国耐克国际有限公司（NIKE INTERNATIONAL LTD，简称“耐克公司”）

  被告：浙江省畜产进出口公司（简称“进出口公司”），浙江省嘉兴市银兴制衣厂（简称“银兴制衣厂”），西班牙CIDESPORT公司（简称“CIDESPORT公司”）

  CIDESPORT公司使用西班牙商标NIKE经过了其商标专用人的许可，其在西班牙从事运动服装制作和批发活动。2000年8月耐克公司发现CIDESPORT公司授权银兴制衣厂生产标有NIKE商标的男滑雪夹克。该批服装产出后，银兴制衣厂又委托进出口公司代理出口并在深圳海关报关。据此，耐克公司以侵犯注册商标专用权为由提起诉讼。

  广东省深圳市中级人民法院认为被告CIDESPORT公司、进出口公司和银兴制衣厂侵害了原告的NIKE注册商标专用权，判决被告立马停止侵权，销毁侵权标识或标示物，并分别赔偿侵权损失。

  法院认为：西班牙CIDESPORT公司在西班牙对NIKE商标拥有合法的专有使用权，但是商标权作为知识产权具有地域性。中国作为WTO成员，对任何国别的当事人都给予平等的保护。

  在中国法院拥有的司法权范围内，NIKE商标在中国一经核准注册，就在国家商标局核定使用的商品范围内受到保护。原告作为NIKE商标的商标专有权人，在未经原告许可的情况下，无论是中国的当事人，或者外国的当事人，都不得侵害原告的NIKE注册商标专用权。三被告在本案所涉侵犯权利的行为中主观上有意思联络，构成一个完整的行为，侵害了原告NIKE注册商标专用权。

  ——慈溪市永胜轴承有限公司与宁波保税区瑞宝国际贸易有限公司商标侵权纠纷案

  〖提示〗未经商标注册人许可，在同一种商品或类似商品上使用与注册商标相同或者近似商标，无需判定有没有造成混淆或误认即构成侵权。

  被上诉人（一审原告）：宁波保税区瑞宝国际贸易有限公司（简称“瑞宝公司”）

  2001年8月14日，瑞宝公司通过商标转让取得了1996年在我国核准注册的“RBI”商标，核定使用商品第7类中包括轴承（机器零件）。

  美国R.B.I INTERNATIONAL INC于1997年在美国申请注册了“RBI”商标，核定使用产品有设备及机器上的滚珠轴承。2005年6月15日，永胜公司与该美国公司签订定牌出口合同，约定由永胜公司定牌生产“RBI”品牌轴承并直接出口美国，交货地点为美国公司指定的上海出口货物仓库，由美国公司向永胜公司提供相关商标标识及小包装。经瑞宝公司举报，该批轴承被慈溪市工商行政管理局查扣（尚未作出行政处罚）。瑞宝公司以永胜公司侵犯其注册商标权为由提起诉讼。

  一审法院判决永胜公司停止侵权并赔偿相应的损失，永胜公司不服，提起上诉。二审法院判决驳回上诉，维持原判。

  一审法院认为：瑞宝公司的注册商标专用权在我国境内受到法律保护。尽管被告已审查了美国公司在美国的商标注册情况，但因其制造行为地和交货地均在我国境内，还应对原告的商标尽到合理的注意义务。现被告未经原告许可，在其加工的轴承产品上使用与原告注册商标相同的“RBI”商标，构成侵权，判令停止侵害。

  二审法院认为：瑞宝公司对“RBI”商标在第七类商品范围内享有的商标专用权在我国境内依法受到法律保护。认定是否构成商标侵权，并非以造成混淆或误认为构成要件，而是以是否在相同或类似商品上使用了与注册商标相同或近似的商标；有没有造成混淆或误认，仅是判断商标是否近似的要件，而非判断是不是构成商标侵权的直接要件。永胜公司使用的“RBI”商标与瑞宝公司享有注册商标专用权的“RBI”商标相同，并使用在轴承上，在永胜公司不能举证证明其使用“RBI”商标属于正当使用的情况下，应当认定永胜公司的行为已经侵犯了瑞宝公司对“RBI”商标享有的专用权。其所主张的“不会使相关公众对商品来源产生混淆和误认”缺乏法律依据，不予支持。

  〖提示〗除非有证据显示行为人接受委托未尽合理注意义务，其受托加工行为对注册商标权造成实质性损害，正常的情况下不应认定涉外定牌加工构成侵权。

  再审申请人（一审被告、二审被上诉人）：江苏常佳金峰动力机械有限公司（简称“常佳公司”）

  被申请人（一审原告、二审上诉人）：上海柴油机股份有限公司（简称“上柴公司”）

  上柴公司于1962年注册了“东风”商标，核定使用商品为柴油机。1987年印尼PTADI公司成为印尼注册商标“DONGFENG（东风）”的商标权人。

  双方就“东风”商标权属争议在印尼法院进行过多次诉讼。上柴公司以其所有的“东风”商标为驰名商标、其柴油机产品自1960年代就出口印尼为由，认为印尼公司恶意抢注商标，请求撤销其商标2009年再审中印尼最高院认为“DONGFENG（东风）”商标是印尼PTADI公司所有，恢复了其相关商标的注册登记。

  2013年10月1日，常佳公司与印尼公司约定：由PTADI公司以“DONGFENG（东风）”商标及标志持有人的身份，委托常佳公司以“DONGFENG（东风）”商标及标志，生产柴油机及柴油机组件，且产品仅可在印尼销售。

  2013年10月8日，常佳公司向常州海关申报出口柴油机配件至印尼。因原告提出该批配件侵犯其注册商标权，海关于10月23日将其扣留。该批货物在柴油机机体总成和油箱上的标识与原告涉案商标相同，与印尼公司的商标亦相同。故原告诉请法院判令被告侵权并赔偿经济损失。

  一审法院判决被告的行为不构成侵权。上柴公司不服，提起上诉，二审法院判决撤销原判，认定被告侵权。常佳公司不服，申请再审，再审法院维持一审判决，撤销二审判决。

  二审法院认为：解决涉外定牌加工纠纷，法律适用及司法政策的确定应当充分平衡国内商标权人、国内加工公司与境外商标权人或商标使用权人的利益。上柴公司的“东风”商标作为驰名商标，受到我国商标法特殊保护。印尼公司注册“东风”商标的行为不具有正当性，其违反诚实信用原则，涉嫌恶意抢注在我国具有一定影响的商标。而常佳公司明知上柴公司涉案“东风”商标为驰名商标，仍然接受境外委托，在柴油机上使用与“东风”商标相同的商标，未尽到合理注意与避让义务，存在过错，其行为实质性损害了我国商标权人的合法利益，故判决其构成侵权并承担对应民事责任，撤销一审判决。

  再审还查明：2002年至2007年间，上柴公司亦基于源自印尼PTADI公司的授权，使用“东风”商标出口相关这类的产品至印尼。而且常佳公司2013年在接受印尼公司委托加工业务时，已审查了商标权利证书资料，履行了合理注意义务，并未给上柴公司造成实质性损害，不构成侵权，故维持一审判决，撤销二审判决。

  ——中国宁波国际合作有限责任公司与平湖市华杨旅游制品有限责任公司侵害商标权纠纷案

  〖提示〗涉外贴牌加工行为经过合法授权，且产品全部出口商标注册地的，具有正当性，不应承担商标侵权责任。

  2002年下半年到2013年4月，美国GCI公司向宁波公司发出订单，委托其加工贴有GCIOUTDOOR标识的户外椅。2013年4月后因宁波公司与GCI公司产生矛盾致使加工合作结束。合作结束后，宁波公司于2014年9月28日注册 “GCIOUTDOOR”商标，注册核定使用商品为第20类代理凳子（家具）、家具、椅子（座椅）、扶手椅等，注册有效期至2024年9月27日。

  2015年6月4日，GCI公司向平湖公司下单委托其加工户外椅，价值95,814美元，装船期为2015年8月20日至27日。

  2015年8月27日，上海海关查获平湖公司申报出口美国的户外椅子7，400个，商标上标注有“GCIOUTDOOR”标识，涉嫌侵犯宁波公司知识产权。因平湖公司拒绝销毁涉案货物并拒绝承诺立刻停止侵犯权利的行为，宁波公司诉至法院。

  法院认为：原告在GCI公司提出终止双方之间合作关系后利用GCI公司未在中国注册的可乘之机进行商标抢注，违反了商业活动应普遍遵循的诚信原则。而且原告的注册商标在本案诉讼过程中已被国家工商行政管理总局商标评审委员会裁定宣告无效，尽管该裁定尚未生效，但其权利明显存在重大瑕疵。另外，按照美国的法律，商标权作为一项财产权，是通过商标在商业活动中的使用而获得。任何市场主体，只要在商业活动中采纳并且使用了具有非常明显性的商标，就能够得到排他性的商标权。

  GCI公司作为一家美国公司，其经营活动均在美国境内，其利用获得商标权符合美国有关规定法律的规定，因此GCI公司在美国境内对GCIOUTDOOR及图形当然享有商标权。GCI公司通过授权国外加工方将有关产品贴牌加工后悉数运回美国销售的行为符合生产经营惯例，并无不当。且涉案产品全部出口美国，未在中国境内销售。

  另外，被告在与美国GCI公司的长期业务往来中获得了GCI公司就GCIOUTDOOR及图形商标在代加工产品上予以使用的授权，可以认定被告对其行为尽到了合理的注意义务，不具有主观过错，其涉外贴牌加工行为具有正当性，不应承担商标侵权责任。

  〖提示〗行为人所使用的标识不会让国内相关公众混淆或误认，即不具有区分商品来源的作用，不是商标意义上的使用，则不会对国内的注册商标专用权造成损害。

  2009年7月，汇新公司经国家商标局核准注册了“WORKSENSE”商标，核定使用商品为为服装、鞋、帽等。

  顺戎公司依据JBO公司委托向澳大利亚出口的一批服装因标有“worksense”标识，因涉嫌侵犯汇新公司的“WORKSENSE”商标专用权，于2012年9月18日被上海海关扣留。经查该涉案服装上没有显示顺戎公司或其他生产商的信息。

  在澳大利亚，“Worksense”商标注册于2003年1月15日，“WORKSENSE”商标注册于2007年5月14日，两商标均注册于服装类别，且权利人均为Worksense Workwear ＆ Safety Pty Limited澳洲公司。该公司与JBO同为某公司的独资子公司。JBO公司于2012年6月7日发送电子订单委托被告生产涉案货物，要求将产品空运到珀斯。2013年2月14日，澳洲公司发函确认：顺戎公司经其授权向澳大利亚出口贴有带“Worksense”标牌的夹克（该授权从2012年8月1日开始生效）。原告以被告在同一种商品上使用与原告注册商标近似商标的情形为由提起诉讼，请求赔偿。

  一审法院判决被告不构成侵权，汇新公司不服，提起上诉。二审法院判决驳回上诉，维持原判。

  一审法院认为：顺戎公司系根据国外商标权人的合法委托进行服装的定牌加工，其所生产的夹克全部销往澳大利亚的委托方，未在中国境内销售，其行为为涉外定牌加工、出口。被告的加工生产出口时间在授权时间范围内，因此授权信函具有当然的溯及力。故顺戎公司取得澳洲公司的委托生产订单得到合法授权，履行了合理的审查义务。

  二审法院认为：商标的基本功能在于标识商品来源。如果行为人所使用的标识不具有区分商品来源的作用，就不是商标意义上的使用。涉案的所有服装均不在国内市场销售，故国内相关公众没机会接触到该服装，故该标志在国内市场没办法发挥标示商品来源的作用。顺戎公司在服装上标贴“worksense”标志不是商标侵权意义上的商标使用。商标权的禁用权范围具有地域性，因此国内的汇新公司无权禁止他人在其未取得商标权的其他几个国家使用相同或近似商标。

  顺戎公司加工的服装并未投入国内市场流通，因此汇新公司主张顺戎公司的行为对其系争商标权造成了损害，缺乏事实和法律依据，不予采纳。判决维持原判。

  ——本田技研工业公司与重庆恒胜鑫泰公司、重庆恒胜集团公司侵害商标权纠纷案

  再审申请人（一审原告，二审被上诉人）：本田技研工业公司（简称“本田公司”）

  被申请人（一审被告，二审上诉人）：重庆恒胜鑫泰贸易有限公司（简称“鑫泰公司”）、重庆恒胜集团有限公司（简称“恒胜集团”）

  恒胜集团与鑫泰公司系总公司和子公司关系。2016年4月3日，两公司获得“HONDAKIT”商标授权并与美华公司签订合同。该合同名为《销售合同》，实为定牌加工合同。

  2016年6月30日，昆明海关下属的瑞丽海关查获申报出口的一批摩托车整车散件220辆，目的地缅甸，商标标识为“HONDAKIT”。本田公司认为涉案产品明显突出使用其注册的“HONDA”商标，易造成相关公众的混淆与误认，便申请昆明海关于2016年7月12日扣留上述货物，经查该批货物系美华公司授权委托恒胜集团加工生产。2016年9月13日，原告向法院提起商标侵权的诉讼。

  一审法院认为两被告的行为构成侵犯其注册商标专用权，应立马停止其侵犯权利的行为，并赔偿原告经济损失人民币30万元。两被告不服一审判决，向二审法院提起上诉。二审法院判决撤销一审判决，驳回本田公司的诉请。

  本田公司不服二审判决，向最高院申请再审。最高院判决撤销二审判决，维持一审判决结果。

  一审法院认为：两被告经过认证的证据不能形成完整的链条，无法确认其行为系受美华公司授权的定牌加工行为，且被告所贴附的图样也与美华公司的授权不符。根据《商标法》第五十七条，被告的行为构成侵犯原告注册商标专用权。

  最高院认为：商标使用行为是一种客观行为，是否构成商标法意义上的“商标的使用”应当依据商标法作出整体一致的解释。因此，只要具备了区别商品来源的可能性，就应当认定该使用状态属于商标法意义上的“商标的使用”。“轻易造成混淆”指的是如果相关公众接触到被诉侵权商品，有发生混淆的可能性，并不要求混淆事实确定发生。面临着国际贸易分工与经贸合作日益复杂，各国贸易政策冲突多变的形势,人民法院审理涉及涉外定牌加工的商标侵权纠纷案件，应当充分考量国内和国际经济发展大局，对特定时期、特定市场、特定交易形式的商标侵权纠纷进行具体分析，正确反映“司法主导、严格保护、分类施策、比例协调”的知识产权司法政策导向。通过司法解决纠纷，在法律适用上，要维护法律制度的统一性，不能把某种贸易方式（如本案争议的涉外定牌加工方式）简单地固化为不侵犯商标权的除外情形，否则就违背了商标法上商标侵权判断的基本规则。所以判决维持一审判决结果。

  1996年3月30日，注册地为香港的鳄鱼恤公司在中国大陆注册了“CROCODILE”商标，核定使用商品为衬衫；裤子；汗衫及其它衣服。

  YAMATO公司于1961年5月1日在日本国专利厅注册了（图略）商标（为手写体的字母“Crocodile”和鳄鱼图形的组合），指定商品包括服装、外衣等；后又于1991年1月31日在日本注册了“CROCODILE”商标。

  2010年11月11日，瑞田公司与韩国ESPOIR CO. LTD公司签订订单，产品的名字为“棉质机织男式防寒上衣”，商标为“CROCODILE”。

  2011年1月12日，YAMATO公司出具授权确认书，同意由该韩国公司做商标为“CROCODILE”产品的生产与出口。故韩国公司委托瑞田公司贴牌加工定制“CROCODILE”（鳄鱼图形及文字）商标的相关这类的产品（成衣）；约定由YAMATO公司向其提供所需的全部制衣原料及辅料（包括附件商标标识主标、吊牌和水洗标），所有成衣由YAMATO公司在日本销售。

  2011年2月25日，黄岛海关根据原告申请查扣了被告申报出口的该批服装。扣留图片显示：被告所生产的棉质机织男式防寒上衣吊牌上印有（图略）图样，在领标处印有“CROCODILE”字样。

  原告认为被告的侵犯权利的行为给其造成巨大的损失，提起诉讼，一审法院判令被告停止侵权，但驳回原告其他诉讼请求。鳄鱼恤公司不服，提起上诉。二审法院判决撤销原判，驳回上诉人全部诉讼请求。

  一审法院认为：应当依据被控侵权产品所体现的商业标识的使用情况来判断是否构成商标侵权。

  第一，商标近似要以使相关公众对商品来源产生误认或者认为其来源与注册商标的商品具有特定联系为认定要件。被告在吊牌上所使用（图略）标识，与原告商标在视觉上较为近似。但原告不能证明涉案服装在我国境内销售，故应认定涉案产品未进入我国商业流通领域，国内相关公众不能接触到被控侵权商品，不会产生误认。且被告在主观上不具有误导相关公众的故意。故该行为不构成侵权。第二，被告在服装的领标上使用的“CROCODILE”标识与原告注册商标均为印刷体的大写“CROCODILE”字母，二者在视觉上基本无差别，故被告在中国境内生产带有与中国注册商标相同标识的产品的行为构成侵权，该判定无需以相关公众的混淆为要件。第三，赔偿相应的损失民事责任的承担应当以损失的实际发生为前提。因涉案产品均出口国外，本院无法认定在中国境内原告实际损失的发生，故对其请求赔偿的诉请不予支持。

  再审申请人（一审被告、二审上诉人）：浦江亚环锁业有限公司（简称“亚环公司”）

  被申请人（一审原告、二审上诉人）：莱斯防盗产品国际有限公司（简称“莱斯公司”）

  2003年5月21日，经商标局核准，许浩荣注册了 “PRETUL及椭圆图形”商标，核定使用商品为第6类的家具用金属附件、五金锁具、挂锁、金属锁（非电）等。2010年3月27日，商标局核准该商标转让给莱斯公司。

  2010年8月10日，亚环公司与储伯公司签订售货确认书一份，约定由其供给储伯公司挂锁684打，总金额为3069.79美元。此外双方还签订过另一份售货确认书，约定被告供给储伯公司挂锁10233打，总金额为61339.03美元。

  储伯公司成立于墨西哥，其在墨西哥等多个国家和地区在第6类、第8类等类别上注册了“PRETUL”或“PRETUL及椭圆图形”商标，其中 “PRETUL”商标于2002年11月27日在墨西哥注册。2011年3月24日，储伯公司出具一份商标授权申明，称该公司系墨西哥注册商标“PRETUL”的合法所有人，亚环公司生产的标有“PRETUL”商标的所有型号的挂锁均是根据该公司的授权而生产，并全部出口墨西哥。

  2010年12月31日、2011年1月6日，宁波海关分别查获亚环公司出口至墨西哥的228箱684打和3411箱10233打被控侵权挂锁，经原告申请，宁波海关于2011年1月13日扣留了该两批货物。2011年1月30日，原告以被告侵犯其商标权为由向法院提起诉讼。

  一审法院判决被告加工的包装盒构成对原告商标专用权的侵犯，而锁体、钥匙不构成侵权，责令被告立马停止侵权并赔偿相应的损失。原告、被告均不服判决，提出上诉。二审法院判决亚环公司在锁体、钥匙和包装上均构成对莱斯公司商标专用权的侵犯，责令停止侵权。

  亚环公司不服，向最高院申请再审。最高院判决撤销一审、二审判决，驳回莱斯公司诉讼请求。

  一审法院认为：商标权作为知识产权具有地域性，因此商标权没有域外效力。储伯公司虽在墨西哥取得了“PRETUL”商标权，但因该商标未在我国注册，故不受我国法律保护。原告在我国依法受让取得了“PRETUL及椭圆图形”注册商标，该商标现仍在有效期内，应受我国法律保护。被告在其加工的挂锁包装盒上标注的“PRETUL及椭圆图形”商标，与原告享有的注册商标相同，对原告享有的该商标专有权构成侵权。而在被告加工的挂锁锁体、钥匙及所附产品说明书上标注的“PRETUL”商标与原告的注册商标不相同，且定牌产品均出口至墨西哥，不在中国境内销售，中国境内的消费者也没发生混淆的可能，故该“PRETUL”商标与原告的注册商标不构成近似，不构成侵权。

  二审法院认为：亚环公司在挂锁产品、钥匙和说明书上使用“PRETUL”商标的行为，符合《商标法》第五十二条“未经商标注册人的许可，在同一种商品或者类似商品上使用与其注册商标相同或者近似的商标的”行为，构成商标侵权。且最高院的司法解释未对相关公众作出地域限制，故判决亚环公司构成侵权。

  本组案例概要分为三个部分，分别探究的是在实务中不同法院对于在同一种商品上（或不一样的部位）使用与国内注册商标相同或近似的商标的行为，会如何做出侵权与否的认定。通过捋顺相关判决的时间线，能得出：关于涉外定牌加工是否构成商标侵权问题，我国司法机关经过了一个由完全认定侵权、到根据个案情况做认定、再到倾向于认定不侵权的发展过程。

  但是如果严格按照《商标法》规定，“混淆可能”并不是构成商标侵权的必要条件，而只是在判断商品类似或者商标近似时要考虑的一个因素。对于在相同商品上使用相同商标的行为，《商标法》坚持了注册商标的绝对保护原则，推定存在混淆可能。那么为何法院在审判涉外定牌加工案件中模糊了商标相同或近似的判断要件，直接以是否构成“商标使用”为单一的侵权认定标准呢？

  小组通过研讨该领域的其他案例，猜想一些法院的判决可能从我国鼓励出口加工的外贸政策出发，以判定定牌加工不成立侵权的方式来维护我国境内加工公司的相关利益。我们小组认为，对待“涉外定牌加工”案件不能一刀切，一定要结合具体案情进行判断，还是应当严格适用我国《商标法》的规定，坚持商标相同与商标近似两种情形下不同的侵权判定标准。